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——习近平




普法专栏-商标被恶意注册,如何维权?

发表时间:2022-08-18 14:58:35

  

 
  北京市炜衡(兰州)律师事务所专业律师:王玲霞律师
 
  指导老师:李张发律师
 
  摘要:商标是区分商品或服务来源的重要标记,是企业信誉的体现,更是企业重要的无形资产。由于我国《中华人民共和国商标法》(以下简称“《商标法》”)以“申请在先”为原则,导致恶意注册商标的情形屡见不鲜。恶意注册商标不仅严重损害了他人的合法权益,同时也严重扰乱了市场经济秩序及商标管理秩序。随着2019年11月1日我国第四次修改后的《商标法》正式施行,第四条增加了“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定,对现实中恶意注册商标的行为进行了规制,并对权利人维权提供了法律依据。
 
  关键词:商标恶意注册维权
 
  商标是区分商品或服务来源的重要标记,是企业信誉的体现,更是企业重要的无形资产。由于我国《中华人民共和国商标法》(以下简称“《商标法》”)以“申请在先”为原则,导致恶意注册商标的情形屡见不鲜。恶意注册商标不仅严重损害了他人的合法权益,同时也严重扰乱了市场经济秩序及商标管理秩序。随着2019年11月1日我国第四次修改后的《商标法》正式施行,第四条中增加的“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定,为打击恶意商标恶意注册行为提供了一个有力基础。但在实践中如何认定恶意注册商标行为以及权利人应如何应对,依然存在较多疑问。本文就恶意注册商标为出发点,重点分析权利人如何应对恶意注册商标并进行自我救济。
 
  一、法律对恶意注册商标行为认定依据
 
  恶意注册商标行为是指不以使用为目的恶意商标注册申请和抢注他人在先使用并有一定影响商标的行为。“恶意”是指申请人明知或者应知某一商标已为他人在先使用,并已经产生一定影响的情况下,仍然出于不正当竞争的目的进行注册。“不以使用为目的”是指申请人申请注册商标的目的并非为了实际使用,而是通过囤积注册商标等方式获取不正当利益。例如,一个企业申请注册的商标超出了其正常生产经营的需要,即可推定为不以使用为目的。“有一定影响的商标”是指商标在一定地域内或者相关行业内,为本领域的相关公众知晓,但该标准未达到驰名商标的认定标准。恶意注册商标通常的表现形式为恶意囤积商标、高价转让、许可他人、恶意诉讼等,从而抢占公共资源的商标注册行为。
 
  北京市高级人民法院2019年4月24日公布的《商标授权确权行政案件审理指南》中,对《商标法》第四条的适用给出了具体的指导意见,可以在实践中作为判断依据参照使用。本文主要依据2019年11月1日生效的《商标法》和2019年12月1日生效的《规范商标申请注册行为若干规定》(以下简称“《商标注册规定》”)中对恶意注册商标的相关情形进行简要汇总分析:
 
  《商标法》 《商标注册规定》 主要内容
 
  第四条 第三条第1款 不以使用为目的恶意申请商标注册的。
 
  第十三条 第三条第2款 复制、摹仿或者翻译他人驰名商标的;
 
  第十五条 第三条第3款 代理人、代表人未经授权申请注册被代理人或者被代表人商标的;
 
  基于合同、业务往来关系或者其他关系明知他人在先使用的商标存在而申请注册该商标的;
 
  第三十二条 第三条第4款 损害他人现有的在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标的;
 
  第四十四条 第三条第5款 以欺骗或者其他不正当手段申请商标注册的;
 
  第七条、第十条 第三条第6款 其他违反诚实信用原则,违背公序良俗,或者有其他不良影响的。
 
  举例说明:2020年,武汉“新冠肺炎疫情”爆发,全国众志成城抵抗疫情。不少企业为谋取利益,试图恶意注册与疫情相关的人物、医院名称如“火神山”、“雷神山”等商标。国家知识产权局对火神山、雷神山、方舱、钟南山等63件疫情相关具有不良影响的商标注册申请作出了驳回决定,并对申请人及商标代理机构的负责人根据不同情节作出了行政处罚。
 
  显然,武汉火神山医院、雷神山医院分别对“火神山”、“雷神山”具有在先权(在先权利:通常指在争议商标申请注册日之前已经取得的除商标权外的其他民事权利或权益,包括著作权、商号权、外观设计专利权、自然人的姓名权及肖像权等)。首先,该案的情况符合《商标注册规定》第八条第(五)项的规定“申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况”,因此认定以上企业的抢注商标的行为符合“有其他不良影响的”标志不得作为商标使用的规定,最终被驳回。但其实质亦属于恶意注册商标的情形。实践中,商标抢注者通常是专业人士,他们会借助互联网或外国司法管辖区的商标公报搜索品牌,从中找出尚未在中国注册的品牌进行注册,然后再将其出售给外国品牌所有者,从而实现获利或者恶意提起商标侵权诉讼获取非法利益。
 
  二、商标被恶意注册后维权途径及法律依据分析
 
  (一)维权途径及依据
 
  针对恶意注册商标问题,权利人如何维权救济?根据《商标法》及《中华人民共和国商标法实施条例》(以下简称“《商标法条例》”)的相关规定,一般权利人可以采取的方式主要有以下三种。
 
  途径 申请时间 申请人 法律依据
 
  异议 初审公告期内 在先权利人、利害关系人 《商标法》第三十三条
 
  三年撤 注册商标连续三年不使用 任何单位或个人 《商标法》第四十九条
 
  无效宣告 注册后五年内(驰名商标除外) 在先权利人、利害关系人 《商标法》第十三条、第十五条、第十六条、第三十条、第三十一条、第三十二条、第四十四条、第四十五条
 
  (二)不同阶段的维权途径分析
 
  实践中,商标注册部门发现商标注册申请的申请人存在无正当理由大量申请商标注册、交易商标、占用公共资源及抢注他人商标等情形,会继续审查该申请是否属于“不以使用为目的恶意申请商标注册”。除商标局、商标评审委员会、市场监督管理局等部门对商标的管理外,面对未注册的商标被他人抢先注册或者恶意注册的情况时,可以针对不同的阶段采取不同的应对方式:
 
  1.申请人已经向商标局提交商标注册申请,但未被初步审定公告。首选且直接的方式为与对方进行协商,要求对方立刻停止侵权行为。可以自行处理也可以委托专业律师代为处理解决。
 
  2.商标局已经对商标初步审定并公告。自公告之日起三个月内,可以向商标局提出异议。商标异议材料一式两份并标明正、副本,包括商标异议申请书、异议人的身份证明、异议人作为在先权利人或者利害关系人的证明以及证据材料。
 
  3.商标局做出准予注册决定后,针对已经注册的商标。可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对商标评审委员会的决定或者裁定不服的,可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉。
 
  4.若发现注册商标专有权人存在违法使用、三年不使用或者商品质量不符合的情形,任何人都可以向商标局申请撤销该商标。
 
  5.自注册之日起5年内,在先权利人、利害关系人针对抢注商标可以提出无效宣告请求。如果该商标被认定为驰名商标,驰名商标的所有者在提出商标无效宣告请求时通常不受五年限制期限的约束。
 
  三、律师建议
 
  (一)尽早注册商标,注重商标全过程监控
 
  我国《商标法》以保护“注册在先”为原则,因此,保护商标首要的方式是获得注册。但是,获得注册仅仅只是商标保护的开始,每个企业针对商标领域应该尽可能的建立一个较为完善的管控体系,防止他人搭便车、傍名牌、故意混淆。安排专业团队对商标申请、管理、维护、检索和监控进行专业性全程管理,时刻了解最新法律法规动态,时刻收集和保存现有相关证据材料防患于未然,并做好相应的防御措施。
 
  如果是商标申请人,应该重视提出商标申请后的监控。对于初步审定的商标,若企业认为系其已使用的商标,可以在三个月公告期限内提出商标异议。企业提出异议时应当提供充分证据证明他人以不正当手段抢注,且涉案商标系其已经使用并有一定影响的商标。如果企业自身拥有商标数量较少,为节约成本可以进行自主监控,但如果企业拥有较多商标数量,自主监控会耗费较大成本。此时,可以委托专业的代理机构、商标数据平台以及知识产权律师进行管理监控。
 
  如果是注册商标专有权人,则需要注重商标注册核准后的监控。要注意防止3年未使用被撤销和到期未续展被注销的风险。根据《商标法》第四十九条的规定,商标所有人注册了防御商标之后的3年内未使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标并进行注册。因此,作为企业应在注册防御商标后视情况进行有效的使用行为,以防止被第三人提出撤销申请。根据想《商标法》第三十九条、四十条的规定,商标注册成功之后的有效使用期为10年,在有效期满前12个月,商标申请人可以申请商标续展;在续展期内未提出续展申请的,还有6个月的宽展期,在宽展期如果未提出商标续展申请,期满后商标局将注销商标。故企业应该对即将到期的防御商标根据其防御效果确定续展或放弃。
 
  (二)积极评估商标合规风险,依法行权应对
 
  企业应该依托知识产权专业律师或商标法律顾问团队根据自身的实际情况制定有利于企业发展的商标战略。不但能够能充分利用商标本身拥有的功能,发挥开拓市场的作用,更好地服务于企业发展。更能够使企业树立企业产品和服务的良好形象和声誉。对商标面临的问题进行精细化的风险评估之后,针对具体问题,分别进行应对。现仅就商标诉讼的应对进行论述。
 
  当商标所有人在“无效恶意注册商标”过程中,对商标评审委员会作出的决定或裁定不服时,可以采取行政诉讼手段进行救济。包括以下四种情形:(1)对商标驳回申请的复审决定不服;(2)对商标异议复审决定不服的;(3)对宣告商标无效的决定不服的;(4)对维持注册商标或者宣告注册商标无效的裁定不服的。
 
  当恶意注册商标的行为,对权利人造成实际损失时,可以根据《商标法》和《反不正当竞争法》等提起民事诉讼,要求对方停止侵权、消除影响、赔偿损失等;当申请人恶意注册成功后,向商标在先使用人提起商标侵权之诉时。在先权利人经过严格的风险评估之后,往往需要对涉案商标的申请注册背景、申请人与商标使用人的关系、该商标的实际使用情况及知名度、涉案商标人的主观意图等方面综合考量收集证据,判断申请人是否构成权力滥用,积极有效应诉。
 
  此外,我国《刑法》在“侵犯知识产权罪”中,明确列举规定了三种商标犯罪:假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪以及非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。当注册商标权人或者利害关系人发现侵害注册商标的犯罪时,有权向公安机关报案或者向人民法院提起自诉,追究对方的刑事责任。
 
  (三)做好知识产权风险识别,建立知识产权合规指引
 
  随着科技的不断发展,知识产权作为无形资产的价值逐渐提升,随之而来的便是如何保护知识产权的难题。就商标权和著作权的保护而言,企业拥有自己的知识产权顾问或律师团队是必要的。
 
  一个商标法律顾问,除了在企业知识产权诉讼中发挥作用外,还能够参与到企业的知识产权经营管理活动中去。主要的工作可能有:帮助企业申请注册商标;帮助企业及时变更、续展商标;帮助企业做好商标转让、使用许可工作;适时检测商标情况,发现损害商标利益时积极主张权利;及时制止侵权和假冒行为;帮助企业建立商标档案、健全商标管理制度并参与企业商标战略的制定和实施。
 
  一个著作权法律顾问或者版权法律顾问,除了向企业提供法律事务的咨询以及文书起草、参加诉讼等综合法律服务外,还能够专门提供版权法律事务服务,例如,为委托人办理版权登记;参加版权事务的谈判并提出法律意见;开展版权侵权工作的协商或索赔工作以及代委托人参加著作权诉讼、仲裁、及行政处理等。
 
  除商标权之外,著作权、专利权等均需要专业的团队进行知识产权合规体系建设,从而更好的防范和应对风险,实现企业利益最大化。企业类型不同,可能遇到的知识产权风险也各异。例如,对于营销与产品流通类企业而言,商标权合规风险较高;对文化创意类企业而言,发生著作权合规的风险较高;对技术研发型企业而言,专利权与商业秘密合规风险较高。而知识产权的保护方式不单指著作权、产品专利、商标,还包括技术秘密、商业秘密、方法专利等知识产权保护组合。因此,建议企业采取多元化知识产权保护措施,针对不同类型的知识产权采取不同的保护模式。
 
  

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